上海市第一中级人民法院

知识产权判决书

（2004）沪一中民五（知）初第字100号

原告上海平方经济发展有限公司，住所地上海市广顺路33号A幢。

法定代表人沈琪，该公司董事长。

委托代理人陆耀根，该公司职工。

委托代理人贺海浩，上海市允正律师事务所律师。

被告上海诺尔圣羊绒制衣有限公司，住所地上海市嘉定区南翔镇静唐路684号。

法定代表人祝达国，该公司总经理。

委托代理人唐复兴，该公司职工。

委托代理人毛玉仙，上海市淮海律师事务所律师。

原告上海平方经济发展有限公司与被告上海诺尔圣羊绒制衣有限公司商标许可使用合同纠纷一案，本院于2004年5月31日受理后，依法组成合议庭，于2004年9月1日公开开庭进行了审理，原、被告的委托代理人均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原告诉称，原告与被告于2003年12月28日签订了《商标许可合同》。依据合同约定，原告许可被告在其自行生产、销售的羊毛衫、羊绒衫，含羊毛（羊绒的）T恤商品上使用原告所有的“凯普狄诺”注册商标。被告在被许可商品投入销售前，应将准备的用于被许可商品的任何招牌、促销物品、广告和其他物品的校样和样品送交原告批准。合同还约定，未经原告事先书面同意，被告不得将原告授予的许可权转让给任何第三人。合同生效后，原告依约履行合同。被告于2004年 4月1日要求在被许可商品中增加不含毛T恤产品，原告为照顾其经济利益，要求被告将生产的样品经原告审核并核准品种后方可生产，但被告却未经原告审核样品，私自委托第三方生产并销售T恤衫，且产品质量不符合国家及原告提供的质量标准。虽经原告制止，被告仍将上述产品投放市场，还擅自在其产品吊牌和宣传手册上自称“凯普狄诺”品牌中国总代理，严重损害了消费者的利益和原告著名商标的声誉。原告认为，被告的行为严重违反了双方签订的《商标许可合同》的约定，构成违约，故请求本院判令：1、终止原、被告双方签订的《商标许可合同》；2、被告立即停止生产、销售“凯普狄诺”商标的产品；3、被告承担违约责任，并赔偿违约金人民币50万元。

被告辩称，原、被告签订的《商标许可合同》合法有效，双方均应全面、适当履行；被告在自己定点加工单位嘉兴力基针织有限公司（下简称力基公司）生产不含毛 T恤是经原告方许可的，且产品质量符合要求，被告自行销售该产品也符合合同约定；被告使用的商品吊牌、宣传手册等均曾送交原告审查，原告从未表示异议。因此，被告并无违约行为，不同意原告的诉讼请求。

根据双方的诉辩意见，原、被告对下列事实没有异议，本院予以确认：

原告是“凯普狄诺”文字商标（第1351069号在第25类商品上、第1647901号在第42类服务上）、“船长帽”图形商标（第1381217号在第 25类商品上、第1647902号在第42类服务上）、“船长帽（图形）、CAPTAINO”组合商标（第1647944号在第42类服务上）的注册人。其中，“凯普狄诺”和“船长帽”商品商标于2004年3月被上海市工商行政管理局审定为上海市著名商标。

2003年12月28日，原、被告签订《商标许可合同》，原告许可被告在其自行生产或销售羊毛衫、羊绒衫，含羊毛（羊绒的）T恤商品上不可转让、非独家地使用上述5个注册商标，合同有效期至2008年12月27日。双方就上述5个注册商标的许可分别签署了5份合同文本，内容相互一致，仅合同附件所附的商标不同，并由原告分别申请备案。上述合同还约定，被告不得超越被许可商品的范围使用合同商标（1.1——合同条款序号，下同）；如被告自行制作商标标识，制作成果应当交原告备案（2.1）；被告应当保证其产品质量和其他运营措施符合原告及合同商标的利益（2.2）；被告应当在附有合同商标的被许可商品上注明自己的企业名称、商品条码和商品产地（2.3）；如果任何一方要求向公众表明……许可方与被许可方的关系，被告应当按照原告事先给予的书面要求作出相应的通告。被告在被许可商品投入销售前，将准备的用于被许可商品的任何招牌、促销物品、广告和其他物品的校样和样品送交原告或其正式授权代表批准（2.6）；未经原告书面明确同意，被告不得将本合同所授予的许可权分许可或者转让给任何第三方（3.1）；如果任何一方违约，应承担违约责任，违约金数额不少于违约事件所涉金额的50％或人民币50万元（以较高者为准）（8.1）；如果任何一方严重未能遵守本合同规定的任何条款或条件，另一方可以提前30天以书面形式通知违约方终止本合同，并应当明确详细说明提出终止的事由。如果违约方在该30天内纠正了（通知）指明的违约行为，则合同的终止不应生效（10.2）；本合同的更改或修正应当以书面形式进行，并经双方正式授权代表签字，除非上述修正中另作明确约定，本合同所有条款与条件适用于任何增加部分（13.5）。合同签订当日，原告出具了一份《商标许可使用授权书》，内容与《商标许可使用合同》相符。

2004年4月1日，被告发出《申请书》向原告提出横机类型（不含毛）T恤的“代理”申请。4月12日，原告执行总裁范娟芬在申请书上作了“请把样品拿来公司审核，核准品种后，今年可允许生产”的批示。4月15日，原告的子公司上海凯普狄诺制衣有限公司向被告发函，就被告“即将上市”的新品提出要求，其中明确了“非含毛纤维混纺或纯纺的仿毛针织品”的采用标准等。4月19日，被告将一批样品送交原告，原告当日收到样品后即以“上海凯普狄诺质检部”名义向被告发函，要求T恤尺寸全部按胸围作基数，“凡低于贵公司原定的长度或长于本公司的长度，一律拒收”。该函还明确了具体规格，被告法定代表人在该函上签字确认。4月20日，原告又传真被告，对此前确定的货号加以改动，其中“TX-N”系列为非毛T恤。

2004年4月23日，原告向被告发出《终止<商标许可合同>通知书》，该通知书罗列了被告的下列违约行为：拖欠人民币25万元保证金；未经原告同意将产品外发数个生产单位生产，导致产品质量不合格；产品外包装不符合原告要求。原告据此通知被告，自2004年5月23日终止双方签订的《商标许可合同》。5月16日，被告复函原告，对原告所称的违约行为予以否认，重申了合同效力，并表示不同意终止合同。

原告于2004年5月4日在上海福海商厦有限公司购得被告投放市场的凯普狄诺T恤，该产品吊牌上标注“凯普狄诺品牌羊毛、羊绒衫系列产品中国总代理、上海诺尔圣羊绒制衣有限公司”、“制造商：上海诺尔圣羊绒制衣有限公司，地址：上海市嘉定区南翔镇静唐路684号”等字样。

被告曾经印制宣传手册一本，该手册封面、封底及内容中有多处称被告“全权代理凯普狄诺羊毛、羊绒衫产品在中国的生产和销售”，或者介绍被告为“凯普狄诺羊毛、羊绒衫产品中国（大陆地区）总代理”等表述。该手册还附有《商标许可使用合同备案申请书》和《凯普狄诺针织系列中国总代理上海诺尔圣羊绒制衣有限公司加盟经销协议书》（样本），其中，《商标许可使用合同备案申请书》“代理组织章戳”一栏有被告的印章。

以上事实，有原告提供的《商标注册证》、《著名商标证书》、《商标许可合同》、《商标许可使用合同备案申请书》、《申请书》、对T恤尺寸的确认书、原告购买被告产品的发票和产品吊牌、被告的宣传手册、《终止<商标许可合同>通知书》，被告提供的《商标许可使用授权书》、原告关于货号和采用标准的函、样衣送货单、原告更改货号的传真、《对“终止<商标许可合同>通知书”的复函》等证据，以及原、被告的陈述予以证实。

原告为证明其所主张的事实，还提供了下列证据：

1、《凯普狄诺制衣公司生产工艺单（T恤）》，证明原告给被告生产不含毛T恤提出明确的质量要求；

2、原告向被告提供的洗涤标签和被告T恤产品上实际使用的洗涤标签，证明原告向被告提供了样品标签，但被告并未采用；

3、《检验报告》，证明被告的产品质量不符合原告的标准；

4、《产品经销授权证明书》复印件若干，以证明被告擅自以总代理身份在各地发展“凯普狄诺”品牌经销商。

被告对上述证据质证认为，证据1是全棉产品的工艺单，与被告申请生产的产品无关，被告也从未收到过；证据2中原告的洗涤标签适用于全棉产品，被告无法使用，被告实际使用的洗涤标签是被告依照合同约定自行印制的；证据3的检验标的物不能确定是被告的产品，故不足以证明被告产品的质量不合格；证据4没有原件，无法质证。

被告为证明其答辩主张，还提供了如下证据：

1、《经销协议书》1份，以证明原告欲控制本已授予被告的产品销售权，遭被告拒绝后欲撕毁《商标许可合同》，遂提起本案诉讼；

2、《上海凯普狄诺服饰有限公司配货单》9份、原告的法定代表人沈琪签收的送货单存根（5月16日）、付款人为无锡凯普狄诺服饰有限公司的《资金汇划（贷方）补充凭证》3份、被告在无锡商业大厦购买的由“原告无锡专卖店”销售的被告产品及发票，上述证据用以证明原告和原告的关联企业均曾向被告订购过非毛产品并在市场上销售，而这些行为表明原告允许被告生产非毛产品并对外销售；

3、力基公司出具的证明、上海凯普狄诺制衣有限公司范娟芬、范国平的名片复印件，以证明原告在签约前考察过被告的定点加工单位，同意被告在力基公司加工生产合同项下的商品。

原告对被告的上述证据质证如下：证据1是真实的，但与本案无关；证据2中的配货单均非原告发出，对其真实性也无法认可；证据2 中的其他证据均是其他民事主体的行为，与原告无关；力基公司的证明的真实性可以确认，但2张名片的真实性不能确认，且原告从未认可力基公司作为被告的加工单位。

本院根据上述质证意见，对双方争议的证据审查后认为，这些证据均不能采信，理由如下：

原告的证据1上没有被告的签收记录，不能证明原告交付了该工艺单；双方的《商标许可合同》中并未要求被告必须使用原告提供的标识，且原告举证要求被告使用的标识不是系争的非毛产品的配套标识，故证据2并不能证明被告的违约行为；证据3中的送检物品不能证明是被告的产品；证据4均为复印件，真实性无法确认。被告提供的证据1与本案争议的违约纠纷没有直接关系；证据2均反映其他民事主体的行为，不能证明与原告的关联；证据3中的证明没有负责人的签字，名片是复印件，均不符合证据的形式要件，故本院对被告的上述证据均不予采信。

本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力。合同当事人均应当遵循诚实信用的原则行使合同权利、履行合同义务，不得擅自变更或者解除合同。原、被告双方所签订的《商标许可合同》包含5个商标的许可，虽然合同文本分别签署，但合同文本内容相互一致，且双方均确认系同一个合同关系，故该合同系双方的真实意思表示，应属合法有效，双方均应恪守。原告认为被告违反合同约定的行为主要表现在两个方面：

一、被告未经原告许可，擅自委托他人生产质量不合格的非被许可商品，并自行销售，违反了合同的第1.1、2.1、2.2、3.1等条款。双方对此存在四个方面的争议：

1、被告生产非毛T恤是否得到原告的许可。被告书面申请增加“代理”合同没有授权其生产的非毛T恤，正式提出了变更合同、增加许可范围的意思表示；原告表示在审核样品、核准品种后许可生产，即有条件地同意了该变更事项。据此，原、被告已经于2004年4月12日对《商标许可合同》合意进行了变更，将不含毛 T恤增加进入被许可商品的范围，但被告若获得生产非毛T恤的权利，还必须获得原告对其样品和品种的认可。虽然被告未能提供直接证据证明原告已经明确认可了样品及品种，但被告已经提供的证据表明，原告不但向被告明确了非毛T恤产品的采用标准和货号，还于收到被告的样品后与被告重新明确了尺寸要求，并提出不符合长度标准的“一律拒收”。原告的这些行为表明，原告事实上已经认可了被告产品的品种，并同意接受被告生产的符合质量标准的非毛T恤。因此，被告生产非毛 T恤的行为系经原告许可，该行为不属违约。

2、被告在力基公司加工生产非毛T恤是否违反约定。系争《商标许可合同》第1.1条约定原告授予被告“在其自行生产或销售的……”商品上使用合同商标，即被告有权在合同约定的范围内在其向市场提供的被许可商品上使用原告授权的商标。合同还约定，被告不得将许可权分许可或者转让给第三方等。被告投放市场的非毛T恤虽然在力基公司实际生产，但被告在这些产品的吊牌上均标明自己的企业名称、地址等，而未标示力基公司的相关信息，即这些产品对外仍然是以被告名义提供、由被告承担责任。至于被告与力基公司之间的关系，目前并无证据证明被告将原告的商标许可权分许可或者转让给了力基公司。另外，原告也未能举证证明被告在向市场提供非毛T恤的过程中因产品质量或者其他原因损害了原告利益或合同商标的利益。因此，被告在力基公司加工生产非毛T恤亦不构成违约。

3、被告投放市场的非毛T恤的质量是否合格。原告提供的《检验报告》虽然表明送检服装不合格，但没有证据显示送检的服装是被告的非毛T恤，故原告认为被告投放市场的非毛T恤质量不合格依据不足，本院不予认可。

4、被告有无自行销售的权利。《商标许可合同》第13.5条明确，“除非……另作明确约定，本合同所有条款与条件适用于（合同的）任何增加部分”，由于双方已经合意将非毛T恤增加为被许可商品，故被告依合同第1.1条不但有权生产、而且有权自行销售非毛T恤，被告自行销售非毛T恤也不属于违约行为。

据此，原告认为被告生产非毛T恤的行为违反合同约定的主张不能成立，本院不予支持。

二、被告擅自对外自称“凯普狄诺”中国总代理，违反了合同第1.1、2.6条的约定，同时给原告自身的推广造成障碍，损害了原告的经济利益。

本院认为，“总代理”不是一个法律概念，但根据通常的商业交往习惯，“总代理”一般是指被许可人排他或者独占性地经营他人授权的商品。本案中，《商标许可合同》第1.1条明确约定原告对被告的授权是“不可转让、非独家”的，合同其他部分也没有限制原告自行从事或者再授权他人经营被许可商品的约定，因此，原告与被告之间的商标使用许可关系是普通使用许可关系。被告在产品吊牌、宣传手册上向公众自称“总代理”，尽管明确了羊毛、羊绒产品的授权范围，但在许可方式上显然是有所夸大。不仅如此，被告在宣传手册上还附上了以自己为甲方的《加盟经销协议书》，更给外界造成了被告是“凯普狄诺针织系列”产品在中国地区的独占许可使用人的假象。虽然被告辩称其使用的产品吊牌和宣传手册均经原告审核认可，但却未能提供充分证据予以证明，故本院对其这一辩解意见不予采信。因此，被告未经原告许可，在其对外提供的产品吊牌及宣传资料上对合同约定授权的方式做夸大性的表述，损害了原告对其注册商标享有的相关权益，违反了合同约定，应当承担约定的违约责任。

原告关于违约责任的诉讼请求包括三项，第一、二项是，依据第10.2条解除系争《商标许可合同》，并进而要求被告停止生产销售“凯普狄诺”产品。本院认为，《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款规定，当事人可以约定一方解除合同的条件，该条件成就时，解除权人可以解除合同。系争合同对当事人行使解除权的条件有明确的约定，其中对因一方当事人违约而赋予对方解除权的情形明确约定了两个条件，一是违约行为须是“严重”的，二是解除权人应当提前30天书面通知解除合同，并明确详细说明解除合同的事由，并给予对方30天纠正违约行为、避免合同被解除的机会。从被告违约行为的性质看，其超越了合同约定的商标使用许可的方式，对外夸大自己所获得的授权，不当地行使了原告签订合同时本欲保留的商标权利，对原告的权益造成损害，故该行为对于商标使用许可合同来说是一种严重的违约行为，构成原告解除合同的事由。但是，原告在发给被告的《终止<商标许可合同>通知书》中对被告的这一违约行为仅有笼统的表述，而未能如合同约定“明确详细地提出终止的事由”，这在客观上限制了被告纠正违约行为、避免合同被解除的机会，与合同的相关约定不符。因此，原告未能证明其行使解除权的条件均已成就，其解除合同的诉讼请求缺乏法律依据，本院不予支持。原告的第三项诉请是，要求被告赔偿原告违约金人民币50万元。根据系争合同第8.1条关于违约金的约定，违约方至少应当赔偿对方违约金人民币50万元，因此，被告应当就其违约行为向原告支付违约金人民币50万元。

据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第七十七条第一款、第九十三条第二款、第一百一十四条第一款的规定，判决如下：

一、被告上海诺尔圣羊绒制衣有限公司于本判决生效之日起10日内向原告上海平方经济发展有限公司支付违约金人民币50万元；

二、原告上海平方经济发展有限公司的其他诉讼请求不予支持。

案件受理费人民币10，010元，保全费人民币1，770元，均由被告上海诺尔圣羊绒制衣有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉，并提交上诉状正本1份，副本1份。

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