上海市第一中级人民法院

知识产权判决书

（2004）沪一中民五（知）初第字151号

原告（反诉被告）江洪氾。

委托代理人戎伟明，上海市道恒律师事务所律师。

被告（反诉原告）上海百川制笔文具有限公司，住所地上海南华亭经济小区D区59号。

法定代表人孙晓青，经理。

委托代理人李洪祥、于彤，上海市联合律师事务所律师。

原告江洪氾与被告上海百川制笔文具有限公司（以下简称百川公司）专利实施许可合同纠纷一案，本院于2004年8月17日受理后，依法组成合议庭。同年9月 15日，被告百川公司提起反诉。同年11月11日，本院公开开庭对本案进行了审理，上述诉讼参与人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

江洪氾诉称，2001年6月14日，其与百川公司订立了《关于应用新技术的合作合同》（以下简称合同）。同日，双方附加订立了《聘请协议书》（以下简称聘约）。2003年9月12日，双方又补充订立了《合作开发经营“新颖全水通用笔芯”合同》（以下简称补充合同）。自订立合同和聘约之后，百川公司逐步学会应用其专利技术，开发制成了笔类新产品数以万计并进行了销售。但合作才6个多月，百川公司便拖欠顾问津贴费，渐渐背离合同和聘约，3年多来不肯提供生产经营方面的实况报表，使其应得利益成为泡影，故江洪氾请求本院判令：1、百川公司按照合同第9条及补充合同第9条承担违约和赔偿责任，不再享有 ZL01245872.4及ZL01252888.9号专利的使用权，立即停止使用，合同全面终止；2、百川公司缴付损失赔偿金人民币5万元。

百川公司辩称，其在合同的履行过程中并无违约行为，也未给江洪氾造成任何损失，江洪氾要求终止合同的理由不能成立，百川公司有权继续使用上述两项专利。百川公司反诉请求：1、判令江洪氾继续履行合同和补充合同的义务，提供专利号分别为ZL01245872.4和ZL01252888.9的实用新型专利技术标准、技术规范、原始设计、工艺文件、中试产品验收标准以及其他技术文档，并保证所提供的资料、文件、数据的完整、无误、有效，能够达到约定的目标，同时解决现有中试产品漏液的技术问题；2、判令江洪氾支付损失赔偿金人民币154，885.68元。

江洪氾针对百川公司的反诉辩称，双方之间是专利实施许可合同的法律关系，不是技术合作开发合同关系，百川公司的反诉请求没有法律依据，请求本院予以驳回。

江洪氾为其主张提供如下证据：

1、合同；

2、补充合同；

3、聘约；

4、实用新型专利证书2份及专利年费收据；

经当庭质证，百川公司对上述证据的真实性没有异议，但认为证据3与本案无关。

百川公司为其辩解及反诉请求除了重复提供合同、补充合同、江洪氾的实用新型专利证书复印件以外，还提供了如下证据：

1、《委托制模及加工注塑件合同》、《委托加工注塑产品合同》《委托开制冲模合同》以及笔芯里的填充料，证明江洪氾没有履行合同义务进行指导，整个生产过程都是百川公司自己摸索，包括自己找人开模，自己在市场上寻找笔芯里的填充料；

2、双头笔及笔芯实物，证明产品内部存在漏液问题；

3、百川公司写给江洪氾的信；

4、江洪氾的回信；

5、《销售及订货协议》、送货单，证明至江洪氾起诉，百川公司总共销售4，900支“双头笔”；

6、2004年2月10日百川公司给江洪氾的产、销报表各1张；

7、2004年7月3日以后百川公司的送货单2张；

8、专利项目简介；

9、新技术准用入门费付款凭据等；

10、双头笔及笔芯合同损失发票清单。

经当庭质证，江洪氾对上述证据的真实性基本未持异议，但认为笔芯漏液并不能证明其专利技术本身存在缺陷，百川公司的开发费用与本诉是两个法律关系，不能吞并本诉的诉讼请求。

本院对双方当事人提供的证据的真实性均予以确认，据此，查明以下事实：

2001年6月12日和8月3日，江洪氾分别向中华人民共和国国家知识产权局申请“笔的双层供液结构”及“笔的活塞型自动控液结构”两项实用新型专利， 2002年4月17日同时被授予专利权，专利号分别为ZL01245872.4和ZL01252888.9.其中，“笔的双层供液结构”专利的权利要求为：包括墨液仓、墨液、引导芯和笔头，其特征在于该结构还包括调节仓、调控器、透气孔道、液气阀，调节仓与墨液仓相邻，由液气阀相隔，调节仓设有透气孔道，调控器安置在调节仓内，引导芯穿过调控器与液气阀相配合，伸入墨液仓，笔头与调控器及引导芯相衔接。“笔的活塞型自动控液结构”专利的权利要求为：包括墨液仓、墨液、引导芯和笔头，其特征在于该结构还包括调节仓、液气活塞、透气孔道，调节仓与墨液仓相邻，调节仓和墨液仓间有液气活塞，两仓由液气活塞相隔，调节仓设有透气孔道，引导芯一端伸入液气活塞，另一端与笔头相衔接。

2001年6月14日，以百川公司为甲方、江洪氾为乙方订立了合同，双方约定合作应用新技术，开发经营笔类新产品：1、项目资金由甲方投入，并负责生产、开发和经营管理；2、乙方给予甲方有偿使用“笔的双层供液结构”新技术，以开发笔类新产品；3、乙方负责提供“笔的双层供液结构”新技术的相关资料并指导应用；4、关于“笔的双层供液结构”新技术的合理性、优越性及可行性，均经由双方鉴定并认可；5、甲方在生产和经营管理方面的情况，由报表如实反映，定期通报乙方；6、甲方按月定期向乙方结付新技术使用费，结算方法：开发的首个产品销售单价的10％×实际生产数量；7、甲方对乙方提供的新技术，应保守秘密，并保证不以任何方式给任何第三方利用谋益；双方还约定，如任何一方违反本合同的任何条款，将被视作单方面毁约，要对本合同中止执行及由此产生的后果负责，并承担相应方的经济赔偿。同日，百川公司付给江洪氾新技术使用入门费人民币1万元，双方另订立了一份聘约，约定百川公司聘请江洪氾为特别顾问，江洪氾指导应用新技术开发新产品，辅导对新产品的设计，并对生产技术和工艺进行指导，百川公司每月支付顾问津贴。

合同及聘约订立后，百川公司先后委托他人制模及加工注塑件，实际实施的是专利号为ZL01252888.9的“笔的活塞型自动控液结构”专利，生产出“双头笔”产品1万支，并以人民币1.55元/支的价格销售给上海昌友贸易有限公司。2003年10月7日，百川公司与江洪氾又订立了一份补充合同，合同中写道：“甲、乙双方自2001年6月14日订立了《关于应用新技术的合作合同》以来，由于合作方的诚信与精心传授，甲方已应用专利及相关技术，开发制成了双头水性笔万余支，并对该项技术的合理性、优越性、先进性以及可靠性，获得了全面的验证认同。目前甲方由于资金、管理、产品的款式与定价等各方面的因素，境况不佳、困难重重，导致产品未能大批量投产上市，没有创益实施分配，也影响了乙方的收益。由此甲方为了摆脱困境，要求在前期合作的基础上，另筹资金，扩展第二合作项目，即开发经营乙方所独创的新颖的大墨量、直液全水型的通用笔芯……”，双方订立了如下合作条款：一、乙方同意甲方享用乙方特有的“笔芯”技术，另筹资金，展开“笔芯”的生产和经营；二、乙方帮助设计“笔芯”并给予技术方面的指导；三、甲方保证“笔芯”项目独立经营、管理、独立核算；四、“笔芯”项目及相关技术，甲方保证不以任何方式给任何企业或个人利用或合作谋利；五、“笔芯”项目的利润与分配，按销售单价减去成本和估定的费用（由双方共同决议，一年不变），再乘以当期的实际数量，则为当期的利润（完税），其中50％归属乙方，由甲方负责按月提缴；六、甲方保证产销帐目健全，按期如实向乙方提供生产与经营方面的各项报表，并为乙方核实情况提供所需的便利……；九、甲方若违反上述任何条款，愿承担毁约、侵权等一切赔偿和法律责任，并不再享有 “笔芯”技术的使用权。同日，江洪氾写了书面补充说明，主要内容是乙方同意百川公司在“笔芯”合作项目上应用“笔的活塞型自动控液结构”专利技术，并在 “笔芯”产品上标印专利号“ZL01252888.9”。2004年7月10日，百川公司致函江洪氾称：按您以往口头传授的方法，我公司今年1－4月份陆续中试的笔芯产品放到现在，在这段最长不到六个月的考验期内，这些中试品相继出现：1、漏水；2、书写一段字后就写不出字；3、海绵润湿效果达不到规定要求等等问题，请您在下周内前来公司作临场技术指导。同月14日，江洪氾回信建议百川公司从作风、心态、品德方面，从企业生产经营的管理方面，从“笔芯”零部件的规格与配合、性能与质量、操作与工艺等各方面分别查找原因，并作必要的调整。

2005年1月10日，由本院主持，邀请双方当事人认可的技术咨询人员，同时传唤双方当事人到百川公司制作笔芯的现场进行技术听证。经查验，发现百川公司制作的笔芯中试产品存在一定量的笔芯在回气孔、球珠等处出现漏液问题。为本次技术听证，江洪氾除了提供专利文件、《制笔工业标准汇编（第一集）》（第十三页）及其自行撰写的“‘笔的活塞型自动控液结构’的原理和技术优势”外，没有出示其他有关的技术资料。

另查明，2003年11月17日，百川公司（甲方）与上海朝盛物业咨询有限公司（乙方）签订《终止合同协议书》，内容为：甲方因开发“笔的双层供液结构”、“笔的活塞供液结构”二个专利产品，与乙方于2002年11月1日签订合作投资协议书，由乙方投入人民币6万元，持股10％。在近一年的合作中，由于经营不善未能盈利，乙方要求退出合作。甲乙双方签订终止合作协议书，并于2003年12月1日前退还乙方的投资款人民币6万元。

本院认为，江洪氾与百川公司订立的合同及补充合同是双方当事人的真实意思表示，应当认定合法有效。虽然合同及补充合同名为合作开发，但其内容是江洪氾将其所拥有的两项专利技术许可百川公司实施，并指导百川公司生产新型笔类产品的专利实施许可合同，故本案应为专利实施许可合同纠纷，而非技术合作开发合同纠纷。根据合同的约定，江洪氾提供专利技术的相关资料并指导应用，百川公司负责投资及生产经营，江洪氾以获得提成的方式收取专利使用费。从双方的履约情况来看，百川公司生产的笔芯中试产品存在一定量的笔芯在回气孔、球珠等处出现漏液问题，这说明在笔芯的结构和用材方面（如墨水、海绵体、毡毛等）尚需进一步试验和完善。根据合同约定及有关法律规定，江洪氾对百川公司生产中出现的上述问题，应当进一步提供必要的技术指导，并保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的目标，即帮助百川公司生产出质量合格的产品，但江洪氾在百川公司提出临场技术指导的要求后，没有充分履行其义务，故其履约行为存在缺陷，还需要改进。而百川公司对其已经生产并销售的1万支“双头笔”，由于在补充合同中已对该项技术的合理性、优越性、先进性以及可靠性予以认同，故百川公司应当按约向江洪氾支付专利使用费。对江洪氾要求百川公司缴付损失赔偿金人民币5万元的计算依据，因缺乏事实根据，本院不予采纳。至于江洪氾认为百川公司资金不足，未向其提供生产经营方面的各项报表，没有支付专利使用费，擅自将“笔芯”技术给他人利用或合作谋利等行为构成违约，百川公司依约不再享有两项专利的使用权。本院认为，首先，江洪氾诉称百川公司资金不足，擅自将“笔芯”技术给他人利用或合作谋利的证据尚不充分；其次，上述违约责任针对的是“笔芯”项目，而百川公司的“笔芯”项目尚在中试阶段，且出现漏液问题，江洪氾也没有提供证据证明百川公司已经销售质量合格的笔芯产品，故其认为百川公司未向其提供生产经营方面的各项报表，没有支付专利使用费的主张不能成立；第三，江洪氾的履约行为虽存在缺陷，但百川公司仍要求江洪氾继续履行合同及补充合同的义务，进一步提供技术资料和技术指导，以生产出质量符合要求的笔芯产品。综上所述，江洪氾要求全面终止合同的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。双方仍应友好协商，互相配合，继续履行合同及补充合同。江洪氾应当交付实施专利有关的技术资料，提供必要的技术指导，并保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到合同约定的目标；而百川公司应按约实施专利，并支付合同约定的使用费。鉴于合同及补充合同应继续履行，故百川公司要求江洪氾支付产品开发过程中的损失赔偿金的诉讼请求没有法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第三百四十五条、第三百四十六条、第三百四十九条的规定，判决如下：

一、原告江洪氾与被告上海百川制笔文具有限公司继续履行双方签订的《关于应用新技术的合作合同》及《合作开发经营“新颖全水通用笔芯”合同》；

二、被告上海百川制笔文具有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告江洪氾专利使用费人民币1，550元；

三、反诉被告江洪氾于本判决生效之日起30日内向反诉原告上海百川制笔文具有限公司交付实施“笔的双层供液结构”和“笔的活塞型自动控液结构”两项实用新型专利（专利号分别为ZL01245872.4和ZL01252888.9）有关的技术资料，并提供必要的技术指导；

四、原告江洪氾与反诉原告上海百川制笔文具有限公司的其余诉讼请求，本院不予支持。

本案案件受理费人民币2，010元，由原告江洪氾负担人民币1，407元，被告上海百川制笔文具有限公司负担人民币603元，反诉案件受理费人民币 4，607.70元，由反诉原告上海百川制笔文具有限公司负担人民币3，225.39元，反诉被告江洪氾负担人民币1，382.31元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

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